Erstattung der Patentanwaltskosten?

BGH, Urteil vom 21.12.2011 — Aktenzeichen: I ZR 196/10

Leitsatz
Wenn auch ein Patentanwalt an der Abwehr einer unberechtigten Schutzrechtsverwarnung mitwirkt, können die entstandenen Kosten nur beansprucht werden, wenn der Anspruchsteller darlegt und nachweist, dass die Mitwirkung des Patentanwalts erforderlich war. Die Notwendigkeit der außergerichtlichen Mitwirkung eines Patentanwalts neben einem Rechtsanwalt kann nicht generell bejaht werden.

Sachverhalt
Die Klägerin nimmt die Beklagte nach einer unberechtigten Schutzrechtsverwarnung auf Erstattung der entstandenen Patentanwaltskosten in Anspruch. Die Beklagte erwirkte eine einstweilige Verfügung gegen die Klägerin. Der Klägerin wurde der Vertrieb von Schuhen untersagt, die mit einer bestimmten Streifenkennzeichnung versehen waren. Die Klägerin beauftragte Rechtsanwälte mit der Prüfung der Erfolgsaussichten eines Widerspruchs gegen die einstweilige Verfügung. Die Rechtsanwälte der Klägerin zogen einen Patentanwalt hinzu. Die Klägerin hat die Beklagte auf Erstattung der Patentanwaltskosten in Anspruch genommen. Das OLG Nürnberg hat angenommen, die Beklagte sei zur Zahlung der geltend gemachten Patentanwaltsgebühren verpflichtet.

Entscheidung
Der BGH hat der Revision der Beklagten teilweise stattgegeben. Die Klägerin könne von der Beklagten zwar die Erstattung der gerichtlichen Kosten, nicht aber die Erstattung der außergerichtlichen Patentanwaltskosten beanspruchen. Der BGH führt aus, dass sich der Regelung des § 140 Abs. 3 Markengesetz nicht die Wertung entnehmen lässt, dass auch die Kosten für die außergerichtliche Mitwirkung eines Patentanwalts in einer kennzeichen-rechtlichen Angelegenheit ohne Prüfung der Erforderlichkeit immer zu erstatten sind, sofern ein materiell-rechtlicher Kostenerstattungsanspruch dem Grunde nach gegeben ist. Das BGH sieht insoweit für eine Privilegierung der patentanwaltlichen Tätigkeit keinen Raum. Keinesfalls sind derartige Kosten für die außergerichtlichen Mitwirkung eines Patentanwalts ohne Prüfung der Erforderlichkeit zu erstatten. Es bedarf vielmehr grundsätzlich einer gesonderten Prüfung, ob es notwendig war, zur außergerichtlichen Verfolgung einer Markenverletzung neben einem Rechtsanwalt auch noch einen Patentanwalt zu beauftragen. Da im Streitfall die Klägerin nicht konkret vorgetragen hat, weshalb es erforderlich war, zusätzlich einen Patentanwalt einzuschalten, hat der BGH der Revision stattgegeben.